Electronic File Retention: Preparing For Preservation and Compulsory Retrieval Steven Skulnik and Alessandro Saracino
Proprietà Intellettuale
Marchi D'impresa Negli Usa
Trade Dress
Seminario Dell'istituto Italiano Imballaggio
Presentazione Di Alessandro Saracino, Esq.
Pavia & Harcourt, New York
Milano, 6 Aprile 2000
I. I Marchi Nel Diritto Statunitense
II. I Trade Dress
III. Scelta Di Un Marchio
IV. Uso Di Un Marchio, Pre-requisito Alla Sua Registrazione
IV. Registrazione Di Un Marchio D'impresa
VI. Protezione Di Un Marchio D'impresa
VII. Brevetti Ornamentali E Di Utilità, Diritto D'autore E La Protezione Di Un Marchio D'impresa
I miei colleghi Vi hanno fatto una panoramica di come poter strutturare un'attività commerciale negli Stati Uniti, dall'organizzazione di una società, alle possibili forme distributive, ai rischi che si possono incorrere quando un prodotto viene messo in commercio. Legalmente parlando, Vi è stato esposto come far arrivare e vendere un prodotto negli Stati Uniti.
Il mio intervento, così come da me visto, vuole premonirvi su come meglio distinguere questo Vostro prodotto da quello dei Vostri competitori, ed altresì su come è possibile tentare di evitare che i competitori, più o meno legalmente, cerchino di ridurre il vantaggio che, per esempio è dato da un prodotto innovativo, o dalla configurazione del prodotto che si distacca dal resto dei prodotti simili esistenti sul mercato.
I marchi d'impresa, ma vedremo come anche il diritto brevettuale ed il diritto d'autore, entrano in gioco proprio in questa fase, quella che definirei, della protezione. Ciò non di meno, la protezione deve iniziare alla fonte, fin quasi dal momento della progettazione stessa del prodotto, e cioè la protezione ha inizio con la prevenzione.
Sicuramente, a chi più, a chi meno, quanto dirò nel corso di questo intervento può suonare familiare, vuoi perché il diritto dei marchi si è andato omogenizzando a livello internazionale e quindi vi sono similarità tra il diritto dei marchi d'impresa italiano e quello statunitense, vuoi perché molti di Voi già hanno esperienza con registrazioni di marchi negli Stati Uniti. Tuttavia, credo che una panoramica in merito ai marchi negli Stati Uniti, Vi permetterà di fare il punto della situazione allo stato attuale della legge, in particolare per quanto riguarda i cosiddetti "TRADE DRESS", che specie negli ultimi anni stanno ottenendo una sempre maggiore importanza. Mi auguro, quindi, che quanto dirò potrà assisterVi nella valutazione di come meglio proteggere i Vostri prodotti, anche mediante la protezione dei marchi d'impresa.
Marchi di Fatto, Statali e Federali
Un marchio d'impresa perché possa essere oggetto di una registrazione negli Stati Uniti, cioè di una certificazione che ne indichi la titolarità ed il soddisfacimento di certi requisiti di legge, deve innanzi tutto essere un marchio di fatto, cioè in uso in commercio negli Stati Uniti. Come spiegherò in maggior dettaglio in seguito, se un marchio non viene usato nel territorio degli Stati Uniti, il diritto statunitense non lo ritiene esistente, e quindi non ne permette la protezione.
I Marchi di Fatto sono quelli che vengono usati per distinguere un prodotto o servizio, ma non sono registrati. Per il fatto stesso che sono stati usati, hanno diritto ad una protezione, sempreché non si tratti di marchi generici. I marchi di fatto sono limitati dalla mancanza di "pubblicità" in senso legale, cioè di notifica al pubblico mediante la registrazione della natura del diritto che l'usuario del marchio ha o ritiene di avere. Ne derivano delle sostanziali e rilevanti limitazioni sulla capacità che tale usuario ha per poter evitare che terzi usino marchi simili od uguali al suo. La maggiore delle limitazioni, a mio giudizio, è quella relativa all'onere di provare che di fatto si è ingenerata confusione tra il prodotto o servizio contraddistinto dal marchio dell'usuario e quella di un concorrente che ha usato un marchio simile od uguale. Inoltre, il titolare di un marchio di fatto dovrà sempre provare che il suo marchio ha una priorità temporale su quello dell'imitatore, e l'estensione territoriale della notorietà del marchio stesso, cioè dove è stato usato il marchio.
I Marchi Statali sono quelli che possono essere registrati in base alle locali leggi di ciascuno dei 50 stati degli Stati Uniti d'America, oltre ai Commonwealth (quale il Porto Rico) ed ai Territori (quali, Guam o American Virgin Islands). Da un lato una registrazione statale è certamente un primo passo nella formalizzazione di un marchio di fatto, dall'altro, come si può immaginare, si tratta di una registrazione che ha valore solo nello stato che la concede, con le possibili distonie create dalle differenti leggi di ogni stato, per non parlare delle differenti interpretazioni delle varie corti statali. In linea di massima la registrazione statale è consigliabile a livello domestico, quando un usuario non può dimostrare un uso del proprio marchio che vada al di là del territorio di tale stato. Ciò non di meno, considerati i costi di registrazione sostanzialmente inferiori a quelli normalmente collegati all'ottenimento di una registrazione federale, può risultare conveniente l'ottenimento di questo tipo di registrazione anche per un usuario non statunitense, che per esempio importa e vende i propri prodotti solo in uno degli stati degli Stati Uniti. Benché, come vedremo, la registrazione federale può essere ottenuta sia sulla base di una registrazione straniera che in seguito ad esportazioni da e per gli Stati Uniti da un paese terzo, una registrazione statale può essere una valida protezione, anche supplementare, contro i rischi derivanti, per esempio, da una distribuzione limitata a pochi stati degli Stati Uniti.
I Marchi Federali sono quelli con i quali molti di Voi avranno già familiarità, e che vengono rilasciati dall'Ufficio Marchi presso la città di Washington D.C. Una registrazione federale ha validità su tutto il territorio degli Stati Uniti, ed è prova della titolarità e della validità del marchio, fino a prova contraria, ribaltando quindi il comune ordine dell'onere della prova. Inoltre, permettendo di adire le corti federali, in linea di principio e di massima, si avvale di una giurisdizione, quella federale, che è considerata più efficace e svelta di quella statale, oltre a far riferimento ad una giurisprudenza più omogenea. Il fattore fra tutti di maggior importanza, a mio giudizio, è sempre quello relativo all'onere della prova, cioè il provare che c'è stata confusione. Contrariamente ad un marchio di fatto o ad uno statale, nel caso di un marchio federale, il titolare deve solo stabilire in maniera chiara, che un marchio terzo può creare confusione tra i consumatori. Questa può sembrare una disquisizione o finezza semantica, ma in realtà ha un'importanza fondamentale, se si considera (1) che è possibile prevenire l'uso di un marchio anche prima che questo venga di fatto usato o che possa confondere i consumatori, ed altresì (2) che spesso è difficile se non proprio impossibile, provare che anche solo un consumatore sia stato confuso dal marchio simile ed abbia acquistato un prodotto pensando di acquistare quello originale. La legge marchi federale, rimuove la necessità che ciò accada, visto che con una registrazione federale si vuole prevenire anche solo la possibilità che i consumatori vengano confusi da marchi simili.
Tipi di Marchi d'Impresa
I marchi d'impresa si possono tipicizzare a seconda che essi distinguano prodotti, servizi, membri di un gruppo (p.e., Automobil Club d'Italia), o certificazioni.
Che cosa può divenire Marchio d'Impresa
I marchi possono essere costituiti da parole, numeri, disegni o simboli, colori, suoni (p.e., il "ruggito" del leone della Metro-Godwyn-Mayer), odori (p.e. l'odore di un filo per cucire), slogan ed anche la confezione e configurazione di un prodotto. Perchè qualunque di questi elementi possa essere registrato, o protetto quale marchio di fatto, è necessario che il marchio sia utilizzato in forma distintiva, cioè indicatrice dell'origine del prodotto o servizio, e non in forma descrittiva od ornamentale. Al riguardo, avremo modo di approfondire queste differenze quando verrà trattata la scelta di un marchio.
Qualità di un Marchio
I marchi sono distinti dal diritto statunitense, in "generici", "descrittivi", "suggestivi", "arbitrari e di fantasia".
I marchi generici sono quelli che hanno adottato il nome comune per il prodotto che intendono distinguere, per esempio, "occhiale" per distinguere appunto degli occhiali, "mare" per distinguere prodotti da bagno. Termini generici se utilizzati come marchio non possono essere protetti nè ottenere una registrazione federale o statale che sia. È importante notare, nello scegliere un marchio, che quanto più semplice sia collegare il marchio al prodotto o servizio che si vuole esso distingua, maggiore è la possibilità che si stia scegliendo un marchio generico. L'unione di più termini generici, il più delle volte non rende il marchio distintivo. L'Ufficio Marchi, ove un termine generico è parte di un marchio altrimenti registrabile, richiederà che il titolare del marchio accetti di indicare in registrazione che tale termine è generico, ammettendo, quindi, che il termine non può essere protetto.
Non tutti i termini e marchi generici sono nati tali, non di rado accade che quello che una volta era un valido marchio sia con il tempo divenuto una parola entrata nell'uso comune ed abbia persa la sua caratteristica distintiva, cioè la sua capacità di far comprendere che un prodotto viene da una sola fonte. Un esempio fra tutti, la parola inglese "escalator" che una volta era un marchio ed ora è comunemente usata per indicare scale mobili. In altri casi il marchio diviene la più semplice forma per riferirsi ad un determinato prodotto. Per esempio, il termine "aspirin" che negli Stati Uniti può essere utilizzata da tutti coloro che vendono prodotti dello stesso tipo, e cioè che contengono acido acetilsalicilico.
Accade spesso che un marchio divenga generico perché il titolare stesso non ne ha salvaguardato la natura distintiva, permettendo, per esempio, che il pubblico, ad iniziare dal personale dell'azienda del stesso titolare del marchio, lo utilizzi in maniera generica, a guisa di nome comune. Ciò è più frequente con prodotti che sono oggetto di brevetti d'invenzione e per i quali, per molti anni, solo il titolare del brevetto può produrre o far produrre, e distribuire il prodotto. Non a caso, società quali per esempio la XEROX®, l'inventrice della fotocopia, ha adottato delle vere e proprie campagne pubblicitarie per far comprendere al pubblico, a partire dai suoi dipendenti, che XEROX® è un marchio e non la parola sostitutiva di fotocopia.
I marchi descrittivi sono marchi non sufficientemente distintivi, anche se non generici, ché possono fungere da marchi dopo un certo periodo di tempo che sono stati usati. Solitamente si tratta di marchi che in qualche modo descrivono il prodotto, o la sua composizione od altra caratteristica del prodotto stesso, oppure che hanno una utilizzazione molto comune od un significato specifico, che distoglie il consumatore dal pensare che possano identificare unicamente il prodotto di un solo produttore. Esempi classici di marchi descrittivi, sono le singole lettere dell'alfabeto, oppure composizioni di lettere, ed anche cognomi. Alcuni esempi pratici, BED & BATH (Letti e Bagni) per negozi che vendono prodotti ed oggetti per letti e bagni; oppure BEER NUTS (Noccioline per Birra) per distinguere salatini; CAR-FRESHNER (Deodorante per Macchina), per una marca di deodoranti da usare in macchina.
I marchi descrittivi possono ottenere una registrazione federale quando abbiano dimostrato di aver perso la loro primaria funzione descrittiva. Per esempio, la "S" di Singer nel tempo è divenuta un marchio che distingue macchine da cucire. Oppure marchi quali GUCCI o FERRAGAMO, e molti altri che utilizzano il cognome del fondatore della società. Un'altro esempio, EVEREADY (Sempre pronte) per distinguere batterie o pile elettriche, che ha perso il significato descrittivo, cioè laudatorio di una qualità del prodotto, ed è riconosciuto solo come distintivo di un tipo di pile.
La legge marchi statunitense presume che un marchio descrittivo divenga distintivo dopo che sia stato usato come marchio per almeno cinque (5) anni consecutivi. È comunque possibile dimostrare che un termine descrittivo abbia raggiunto lo stato di marchio anche prima di cinque anni, per esempio, provando che si sono fatti forti investimenti in campagne pubblicitarie, e/o l'ammontare delle vendite, oppure mediante sondaggi di mercato.
I marchi suggestivi sono quelli che pur dando una qualche indicazione del tipo, o natura o qualità del prodotto o del servizio che vogliono distinguere, non sono così palesi quali i marchi descrittivi. La giurisprudenza ha indicato come sia difficile in astratto, tracciare una chiara linea di demarcazione tra ciò che costituisce un marchio descrittivo e lo distingue da un marchio suggestivo. Per esempio, la parola BRILLANTE può considerarsi descrittiva se la si vuole usare per distinguere diamanti, suggestiva se invece viene usata con prodotti per lucidare mobili, ed infine completamente arbitraria in relazione a una marca di salse. La distinzione,ciò non di meno, è importante visto che può significare poter registrare un marchio immediatamente o solo dopo cinque anni.
Alcuni esempi di marchi che sono stati considerati suggestivi e quindi capaci immediatamente di funzionare quali marchi sono: ACOUSTIC RESEARCH per una marca di altoparlanti; CITIBANK per distinguere una banca nata per servire il pubblico di una grande città; FLORIDA TAN per prodotti per il sole; HABITAT per prodotti per la casa; PLAYBOY per una marca di riviste per uomini; THE REAL YELLOW PAGES (Le Vere Pagine Gialle) per una marca di elenchi del telefono.
I marchi arbitrari o di fantasia sono quelli che hanno la maggiore capacità distintiva, e quindi di protezione. Sono arbitrari quelli che utilizzano termini che hanno uno specifico significato ma vengono utilizzati per distinguere un prodotto che con quel significato non ha nulla a che vedere, per esempio BRILLANTE, per distinguere delle salse. Altri esempi di questo tipo di marchio, possono essere APPLE per distinguere dei computer o una banca; PENGUIN per una casa editrice. Sono invece definiti di fantasia marchi che sono stati inventati di sana pianta, specificamente per fungere da marchi. Per esempio, KODAK per prodotti fotografici, PROZAC per prodotti farmaceutici, CLOROX per una marca di varecchina.
Che cosa è un "Trade Dress"
La legge marchi federale non dá una definizione di Trade Dress, e pertanto sono state le corti che, nel tempo, lo hanno definito come un'insieme di caratteristiche di una confezione o prodotto, che possono comprendere le dimensioni, la forma, il colore, la posizione dell'etichetta, la grafica, ecc., e che hanno la capacità intrinseca o l'hanno acquisita nel tempo, di fungere da indicatore d'origine.
Già negli anni cinquanta la forma di una confezione era stata protetta con il conferimento di una registrazione marchi federale, mi riferisco alla bottiglia di whiskey della marca Haig & Haig registrata nel 1958 (Fig. 1), ed alla bottiglia della Coca Cola. Tuttavia, solo più di recente i Trade Dress sono, per così dire, tornati alla ribalta, grazie a delle importanti sentenze, non ultima quella della Corte Suprema degli Stati Uniti, nel caso noto come Taco Cabana (di cui si dirà in seguito).
Le corti hanno ampliato la definizione di Trade Dress, facendovi rientrare maggiori combinazioni di elementi caratterizzanti le confezioni di prodotti, ed estendendola finanche alla forma stessa di un prodotto. Così facendo, si è aperta tutta una nuova generazione di marchi registrabili, che anteriormente venivano denegati dall'Ufficio Marchi statunitense. I Trade Dress sono venuti in aiuto anche in settori nei quali il tristemente famoso fenomeno dei "Knock-off" (anche detto dell'arte dell'imitare se non proprio del copiare) è maggiormente sentito, cioè, nella riproduzione servile e più economica di famosi prodotti. Proprio contro le imitazioni che si rifanno alle confezioni o alle forme di prodotti di successo, o prodotti di largo consumo, quali detergenti, bevande analcoliche, merendine "snack", abbigliamento, automobili ecc., si è venuta intensificando in questo ultimo decennio o quindicennio, la giurisprudenza a favore di una protezione di quegli elementi, appunto il Trade Dress, che distinguono un prodotto come proveniente da una certa fonte, da simili prodotti di terzi.
Trade Dress per confezioni ed etichette, e per la forma di un prodotto
Come detto, la giurisprudenza ed in parte la dottrina, hanno ampliato la definizione di Trade Dress. Se all'origine questa si limitava ad includere le confezioni ed etichette, oggi comprende anche la configurazione di un ristorante di "fast food messicano" o la forma stessa di un prodotto.
I Trade Dress si caratterizzano per l'insieme di vari elementi che conferiscono alla confezione od al prodotto, vista nella sua totalità, una qualità distintiva e quindi di marchio. Benché i Trade Dress rimangano un tipo di marchio abbastanza complesso da definire, ancor prima che proteggere con registrazioni, sia le corti che l'Ufficio Marchi hanno riconosciuto che è possibile separare una forma dalla sua funzione utilitaria, o dalle qualità principalmente stilistiche e quindi di abbellimento.
Rifacendoci alla divisione dei marchi nelle quattro principali categorie qualitative, i Trade Dress furono per lungo tempo considerati dei marchi al massimo descrittivi, e quindi capaci di essere marchi solo dopo il trascorre del tempo. Ciò li rendeva vulnerabili, visto che fino a quando non ottenevano il riconoscimento di marchi, i Trade Dress non venivano protetti, ed a differenza dei più comuni marchi, una volta imitati, era difficile se non impossibile conseguire il riconoscimento di un danno.
Anche questo però è cambiato, o meglio sta cambiando, grazie alla sentenza nel caso Taco Cabana, con la quale la Corte Suprema degli Stati Uniti nel 1992 ha riconosciuto che i Trade Dress possono essere intrinsecamente distintivi, cioè fin dalla loro origine, così come qualsiasi altro marchio. Quindi il titolare di un Trade Dress che sia riconosciuto intrinsecamente distintivo, non è obbligato a dover dimostrare che il marchio è tale ogni qualvolta si trovi a doverlo difendere da attacchi di terzi, imitazioni o copie. Non si deve più attendere il passare di cinque anni prima che possano essere registrati. Ciò solleva da un grosso onere i titolari di Trade Dress, che in passato dovevano dimostrare che il loro marchio aveva raggiunto la capacità distintiva di marchio, e cioè che il Trade Dress veniva riconosciuto tale dai consumatori. Queste prove implicavano dimostrazioni che potevano variare da costose ricerche statistiche di mercato, alla dimostrazione delle spese ed attività promozionali svolte in supporto del marchio, o alla comparazione tra gli introiti generati dalle vendite del prodotto distinto dal marchio e le vendite di prodotti simili. Tuttavia, come vedremo in seguito, non tutti i Trade Dress possono essere immediatamente fungere da marchi.
Alcuni esempi di Trade Dress per confezioni, potranno aiutare a comprendere meglio questo tipo di marchi. La Levis Strauss, famosa produttrice dei pantaloni Jeans ed altri prodotti di abbigliamento sportivo prevalentemente di cotone, ha ottenuto che il posizionamento delle sue etichette (Fig. 2) cosiddette "a taschino" venisse considerato un Trade Dress. La corte che fu chiamata a decidere se un'altra società produttrice di abbigliamento, la Blue Bell, avesse violato il marchio della LEVIS®, ritenne che il posizionamento dell'etichetta LEVIS®, senza considerazione alcuna per il marchio riportato sull'etichetta, era divenuto un segno distintivo dei prodotti LEVIS®.
Altri prodotti che esemplificano questo tipo di marchi, possono essere il barattolo spray per l'olio da cucina PAM a colori rosso e giallo; la scatola degli spazzolini da denti Oral-B con il logo ovale a colori blu e bianco, e con un'apertura che permette di far vedere la testa dello spazzolino, oppure la bottiglia del liquore greco OUZO (Fig. 3).
Alcuni esempi di prodotti la cui configurazione è stata protetta quale Trade Dress, sono il disegno di un tipo di sacche da viaggio in tessuto di nylon della Sporsac; il cubo di Rubick; l'orsacchiotto di peluche della American Greetings Corp.; il disegno di una lampada da tavolo della PAF S.r.l.; ed anche il disegno della carrozzeria delle famose Ferrari Daytona Spider e della Ferrari Testarossa.
È di pochi giorni fa, precisamente del passato 22 marzo (2000), la decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti nel caso Samara Brothers contro Wall-Mart Stores, con la quale la Corte ha chiarito la sua precedente decisione in materia di Trade Dress, espressa in Taco Cabana. I Giudici della Corte Suprema, con decisone unanime (nove su nove), hanno creato una distinzione tre i Trade Dress per confezioni che secondo questoi Giudici possono essere intrinsecamente distintivi come parole o un logo, mentre quelli per prodotti non possono esserlo mai, come nel caso dei colori. Per questo secondo tipo di Trade Dress, è necessario dimostrare di aver conseguito il carattere distintivo di origine tipico di ogni altro marchio.
Nel caso Taco Cabana, la Corte Suprema aveva ritenuto che il Trade Dress di una catena di "fast food" per cibo di tipo messicano, fosse intrinsecamente distintivo. Il titolare del Trade Dress l del ristorante lo aveva descritto come "un atmosfera festiva, dove le sale da pranzo sia interne che nei pati, erano decorate con oggetti caratteristici, colori molto sgargianti, dipinti e murali."
Con questa decisione la Corte Suprema aveva di fatto aperto le porte ad una utilizzazione ampia della legge marchi contro le imitazioni pedisseque (cioè i Knock-Off). Non poche sono state da quel momento le azioni intraprese per violazione di Trade Dress per configurazione di prodotti.
La decisione della Corte Suprema in Samara viene a ben otto anni di distanza dalla Taco Cabana, e a due anni dalla decisione della Corte d'Appello che aveva confermato i danni riconosciuti alla Samara per violazione del Trade Dress da parte di Wall-Mart.. In questa decisione, la Corte Suprema ha indicato in primo (1) luogo che il consumatore inevitabilmente riterrà sempre che il scopo principale del disegno di un prodotto abbia o valore funzionale od ornamentale, e non principalmente indicativo d'origine; in secondo (2) luogo che non è semplice configurare una chiara fattispecie giuridica che assista le corti nel decidere se un disegno di un prodotto è intrinsecamente distintivo, e quindi in terzo (3) luogo, che il rischio di ridurre la concorrenza stimolata anche dalle imitazioni, con i relativi effetti negativi per il consumatore, è molto superiore che non privare i produttori di un possibile protezione. La Corte Suprema ha ritenuto che i produttori hanno già sufficiente protezione tramite i brevetti ed il diritto d'autore, e che pertanto anche solo il rischio di inibire la concorrenza è un male maggiore che non proteggere alcuni casi di Trade Dress per configurazione di prodotto. Ciò non di meno, la Corte Suprema non ha escluso che questo tipo di Trade Dress possa essere protetto, come vedremo in seguito.
Carattere Funzionale, Ornamentale od Estetico come limite al riconoscimento di un Trade Dress
Perché una confezione ed ancor più la configurazione di un prodotto possa essere considerato un Trade Dress è necessario (1) che sia intrinsecamente distintivo o che lo sia divenuto con il passare del tempo; e (2) che non abbia carattere funzionale o primariamente ornamentale od estetico.
È considerato funzionale un elemento di un prodotto essenziale all'uso o allo scopo del prodotto stesso, o che incida sul costo di produzione riducendolo o migliorandone la qualità. La definizione è ingannevolmente semplice, ma tuttavia è difficile distinguere tra il significato che comunemente si dà al termine funzionale, che per lo più coincide con quello di "utilità", e la concezione di legge che si applica in materia di Trade Dress. Quest'ultima si rifà, invece, alla funzionalità di un determinato disegno o configurazione nella sua totalità, separatamente dall'utilità dell'oggetto stesso. In ultima analisi, un disegno è de iure funzionale, quando conferisce un vantaggio concorrenziale non altrimenti riproducibile, tale che proibirne l'uso a terzi constituirebbe una intollerabile limitazione della concorrenza.
Per aiutare a comprendere questo concetto abbastanza labile e molto fattuale, è opportuno un esempio. La società produttrice di prodotti per le pulizie Morton-Norwich, aveva fatto richiesta per la registrazione quale marchio federale, di una bottiglia spray (Fig. 4) che utilizzava per confezionare vari sui prodotti, tra i quali il più famoso è FANTASTIK, uno spray usato principalmente per la pulizia della cucina. La corte federale in sede d'appello rigettando le decisioni amministrative dell'Ufficio Marchi e del Tribunale Marchi, indicò che come tutte le bottiglie anche questa aveva una sua evidente funzionalità, cioè utilità, e così anche il meccanismo dello spray (tipo pompa con grilletto). Ciò non di meno, la forma della bottiglia non era ne essenziale per il funzionamento della stessa, ne questa era l'unica forma per configurare la bottiglia. Inoltre, se da un lato l'Ufficio Marchi ed il Tribunale Marchi avevano indicato che si trattava evidentemente di una forma utilitaria, non avevano spiegato quale fosse tale utilità, se non per quella delle singole parti componenti la bottiglia (cioè il contenitore e lo spray). Al contrario, per determinare la registrabilità (ed esistenza) di un Trade Dress la corte indicò che era necessario guardare alla totalità del disegno della bottiglia, cioè contenitore e spray, ed andare al di là della utilità evidente in ogni bottiglia e/o spray. Se si considera, quindi, il disegno o configurazione dell'intera bottiglia inclusivo di meccanismo spray, la corte riteneva che la funzione non era dettata dal disegno, ne il disegno era l'unico utilizzabile, ne tanto meno era stata data prova che questa particolare configurazione portasse a dei vantaggi qualitativi o risparmi nella sua produzione.
La configurazione o disegno come elementi ornamentali o decorativi di un prodotto o di una confezione, sono stati per un certo periodo un'altro ostacolo sulla strada dei Trade Dress. Definita come la "funzionalità estetica" di un disegno, alcune corti avevano deciso che un elemento ornamentale non può per definizione essere indicatore di origine e cioè marchio. Tali corti ritenevano che il consumatore avrebbe sempre visto nell'elemento ornamentale una funzione di attrattiva estetica e non, invece, quella di dichiarazione d'origine tipica appunto dei marchi.
Una visione più moderna ed attuale, tuttavia, ha di fatto rigettato quel tipo di decisioni abbastanza limitative, indicando che anche le caratteristiche prettamente ornamentali e che hanno un valore estetico atto ad attrarre il consumatore, possono divenire un Trade Dress, se hanno la capacità di indicare origine, il che il più delle volte significa aver acquisito tale capacità distintiva nel corso del tempo (Fig. 5).
I Trade Dress, quindi, sono certamente più complessi da creare, definire e proteggere, ciò non di meno permettono la protezione potenzialmente all'infinito delle particolari caratteristiche di un prodotto o confezione. Ciò di fatto è più di quanto anche un brevetto d'utilità o un modello ornamentale può dare. Come vedremo in seguito, è comunque sempre consigliabile valutare nella loro globalità gli aspetti relativi alla protezione in base alle leggi cosiddette della proprietà intellettuale.
Con questa parte della mia presentazione non posso certamente esaurire l'argomento della selezione di un marchio, sia esso del tipo più convenzionale oppure un Trade Dress. Tanto meno desidero essere frainteso quando dico che la funzione legale dovrebbe affiancare le altre funzioni coinvolte nella scelta di un marchio fin dalla progettazione del prodotto. La priorità nella scelta di un marchio rimane sempre nelle consuete attività di marketing, studio di prodotto, e pubblicità. È mio desiderio, invece, dare alcuni suggerimenti affinché le funzioni commerciali si integrino con quelle legali.
La scelta del marchio fa parte di quella che possiamo chiamare la protezione mediante la pianificazione.
Non di rado mi è capitato di constatare che molte società spendono grandi risorse interne ed esterne, per la ricerca di un marchio che abbia tutte quelle caratteristiche che i vari reparti vendite, marketing, pubblicità desiderano nel marchio stesso, senza che il marchio sia mai passato per una revisione legale, vuoi dell'ufficio legale interno, un consulente marchi o avvocato esterno. Molto speso il legale viene coinvolto quando le possibili alternative sono state già ridotte ad una, due o massimo tre. Ancora peggio, poi, quando si richiede che il legale formalizzi la protezione del marchio, con il prodotto pronto per la distribuzione, se non già sul mercato.
Oggi giorno i rischi commerciali e legali che si corrono adottando un marchio che non può essere protetto o che violi i diritti di terzi, sono molto maggiori e reali che non in passato.
Quali sono gli accorgimenti consigliabili quando si sceglie un marchio se il prodotto verrà esportato negli Stati Uniti?
Numero di Possibili Marchi
La prima regola, sempre da un punto di vista legale, a mio giudizio, nella selezione di un marchio, è identificare se il marchio deve distinguere uno o più prodotti, perché ciò inciderà sul numero di potenziali marchi da ricercare. Infatti, più sono i prodotti con i quali si userà il marchio, maggiori sono le possibilità che già esistano in commercio marchi simili.
Marchi di Fantasia o Descrittivi
La seconda regola è considerare quali siano le disponibilità d'investimenti pubblicitari per la promozione del marchio. Un marchio coniato di fantasia od arbitrario, come abbiamo visto, ha una maggiore capacità di protezione perché maggiormente distintivo, ma al contempo, a motivo della sua mancanza di relazione logica con il prodotto, necessita di maggiori investimenti perché possa essere riconosciuto. Alla sicurezza da un punto di vista legale si contrappongono, quindi, investimenti potenzialmente più elevati. Viceversa, i marchi del tipo descrittivo o suggestivo, sono solitamente quelli che necessitano di minori investimenti per essere relazionati ad un prodotto e, quindi, possono dare un risultato più immediato da un punto di vista commerciale. Tuttavia, benché la differenza sia molto importante, la distinzione legale tra questi due tipi di marchi non è sempre così chiara, visto che, il primo può essere registrato solo dopo che si comprova la raggiunta capacità distintiva (che si presume sia acquisita dopo l'uso continuato per cinque anni), mentre il secondo è immediatamente registrabile. Ad un possibile risparmio nell'investimento, almeno quello iniziale, si contrappone una maggiore incertezza sulla protezione relativa alle due classi di marchi.
Ricerche di Anteriorità
La terza regola, sempre a mio giudizio, è di far fare immediatamente delle preliminari ricerche (di anteriorità) per determinare se esistano nei mercati d'interesse, marchi identici o molto simili ad alcuno dei potenziali marchi che si stanno considerando. Queste ricerche permettono in breve tempo di eliminare dalla lista di potenziali marchi, tutti quelli per i quali già esistono marchi simili e che possono creare dei problemi. Inoltre, come detto precedentemente, è consigliabile che la ricerca legale sulla qualità e disponibilità di un marchio, coinvolga un numero abbastanza congruo di possibili marchi, soprattutto se il marchio verrà utilizzato per molti e differenti prodotti o servizi. (Bisogna anche e sempre guardare al futuro, e considerare se il marchio potrà, in un secondo momento, essere usato con prodotti differenti da quello per il quale è stato ideato.)
La prima revisione legale della lista di possibili marchi considererà il tipo d'uso che si vuole fare del marchio, e le mete prefissate in termini di promozione e penetrazione nel mercato da parte del marchio stesso.
A questo punto la lista dovrebbe essere riesaminata in base alle funzioni commerciali e di marketing che procedono una ulteriore cernita, per identificare la lista dei potenziali finalisti. Il numero di potenziali marchi deve essere ancora tale da permettere di avere sufficiente spazio di manovra nel caso in cui una ricerca più approfondita riveli l'esistenza di marchi non identici o molto simili, ma che tuttavia possono creare dei problemi, vuoi perché utilizzati con alcuni dei prodotti con i quali si vuole usare il nuovo marchio, vuoi perché sono simili a marchi di fatto o statali.
La ricerca di anteriorità di un marchio è certamente di tutte le forme di prevenzione, quella che ha maggior valenza da un punto di vista non solo commerciale, poiché permette di evitare di promuovere un prodotto con un marchio confondibile con quello di un terzo, ma più ancora legale. Negli Stati Uniti la più recente giurisprudenza in materia di diritto dei marchi, infatti, ha stabilito che in caso di violazione di un marchio di terzi, il non avere provveduto a compiere una ricerca di anteriorità per verificare l'esistenza o meno di impedimenti legali all'uso di un potenziale marchio, può avere conseguenze abbastanza gravi in termini di ammontare dei danni che la controparte può richiedere ed ottenere.
Scelta di un Trade Dress
La scelta di un Trade Dress, è solitamente più complessa, non solo perché spesso si scopre che un elemento ha particolari caratteristiche distintive, o che si presumono tali, solo dopo che il prodotto è entrato in commercio ed ha avuto successo, ma anche perché nella realizzazione di un prodotto, la sua configurazione segue, come è giusto, delle priorità che vanno dalla sua funzionalità alla bellezza estetica. Solo in ultimo si pensa che certe linee od il disegno di un particolare elemento del prodotto possano divenire un marchio.
La scelta di un Trade Dress, in particolare, per le confezioni di un prodotto, come possono essere scatole, bottiglie, ma anche l'insieme di più elementi, tipo carta da imballo, fiocchi, nastri, scatola, etichetta ecc., deve essere guidata dalla necessità di proteggere le caratteristiche d'insieme che dovrebbero pertanto essere esaltate e facilmente individuabili. Innanzitutto, si tratta di poter descrivere quale sia il Trade Dress. In un secondo momento, e sulla base di tale descrizione si dovrà verificare (1) quali siano gli standard nell'industria per confezioni o prodotti simili, (2) se alcuno di tali elementi sia funzionale, cioè se non ci sono altre forme per realizzare lo stesso imballo o bottiglia, o per posizionare l'etichetta, o se la particolare configurazione rende meno cara la produzione. Un passo successivo è quello relativo alla verifica della possibile (3) funzione ornamentale, che non esclude completamente la capacità distintiva, ma che ne rende essenziale e più difficile l'identificazione. Nei casi di funzionalità estetica od ornamentale, la distintività può acquisirsi con il tempo.
Si noti che nel caso dei Trade Dress si può comunque parlare di marchio protetto, se l'insieme di più elementi anche generici, nella loro visione globale hanno capacità distintiva.
Un esempio è quello della scatola dello spazzolino da denti ORAL-B il cui Trade Dress è descritto come una finestra dalla quale si può osservare lo spazzolino, con un marchio di forma ovale e di colori blu e bianco, apposto sulla confezione in maniera prominente. La corte federale, con sede nella città di New York, ritenne che la scatola fosse assorta a marchio non registrato e quindi ordinò ad una casa concorrente che lo aveva imitato pedissequamente prima, poi cambiando certe caratteristiche della colorazione, di sospendere vendite e produzione, e distruggere le scatole che imitavano la scatola ORAL-B. Si tenga altresì presente, che nonostante l'imitatrice avesse indicato sulla scatola che il suo spazzolino era un concorrente dello spazzolino da denti ORAL-B, la corte ritenne che poteva creare comunque confusione.
La scelta di un Trade Dress può coinvolgere gli elementi più disparati. Nel caso della società Samara Brothers, per esempio, che produce capi di abbigliamento per bambini in tessuto di tela indiana il Trade Dress fu descritto come segue: tessuto di tela d'india, grosse applicazioni sgargianti, grossi colletti con applicazioni, mancanza di tasche.Di questa società vi riparlerò in seguito poiché è coinvolta in un caso che sta facendo storia legale nella lotta ai Knock-Off.
Più vicino a casa, si può riportare un caso ormai di qualche anno fa, che però mantiene un suo specifico valore di precedente. Si tratta del caso della Ferrari e delle copie delle sue automobili fatte da una casa produttrice di modellini. La Ferrari riuscì a provare che le forme della sua Testarossa e dello Spider Dytona, non avevano alcuna funzionalità, e che invece i disegnatori della casa di Maranello si facevano dettare nei loro disegni solo dall'estetica. La Ferrari dimostrò, inoltre, che l'aspetto delle sue due automobili avevano capacità distintiva, tale da essere considerate alla stregua, appunto, di un marchio.
Nella scelta di un Trade Dress una volta descritte le caratteristiche e verificata la capacità di marchio, è consigliabile fin dalle prime battute usarlo come tale, per esempio, pubblicizzarlo. In particolare con Trade Dress per configuarazioni del prodotto, il titolare del marchio dovrebbe, almeno per i primi tempi, fare degli specifici riferimenti nella pubblicità agli elementi che desidera vengano riconosciuti quali marchio.
Il diritto statunitense in materia di marchi, si distingue dal diritto di molte altre nazioni poiché non permette la registrazione di un marchio, e quindi la sua protezione a livello federale, se non dopo che lo stesso è stato utilizzato con i prodotti o servizi per i quali si intende registrarlo. Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa e civile è abbastanza chiara e molto ristrettiva.
In una concessione fatta alla pratica internazionale più affermata, la legge marchi statunitense ora permette che si possa depositare un marchio sulla base dell'intenzione di usarlo. Ciò non di meno, il certificato di registrazione non verrà emesso e quindi la protezione federale non entrerà in vigore, se non dopo che la parte che ha depositato il marchio non avrà dato prova di averlo usato.
Quello dell'uso è un elemento che non poche volte ha creato confusione tra i titolari di marchi italiani, od europei in genere, che hanno ottenuto una registrazione negli Stati Uniti usando la registrazione nazionale come suo fondamento. Infatti, le registrazioni ottenute in paesi facenti parte della Convenzione di Parigi, possono fungere da elemento di base di una registrazione in altri paesi membri. Nella maggior parte dei casi, il titolare della registrazione italiana, richiede negli Stati Uniti la privativa d'uso per gli stessi prodotti o servizi elencati nella registrazione nazionale. Poiché in Italia, come in molte altre nazioni, senza necessità di provare l'uso, è possibile registrare un marchio per l'intera classificazione amministrativa che può comprendere, prodotti così dissimili e svariati quali per esempio profumi ed essenze per prodotti chimici, si cade nell'errore di riprodurre la stessa lista di prodotti nella registrazione statunitense anche se il titolare della registrazione non ha mai usato od non intende usare il marchio con tutti i prodotti elencati.
La prima conseguenza negativa, è quella legata al senso di falsa sicurezza che tali registrazioni danno. La seconda è quella per la quale una registrazione falsata da difetti di forma o sostanza, può essere inficiata al tal punto da essere cancellabile. Ogni buon avvocato che difende un convenuto in un'azione per violazione di un marchio, nel cercare in ogni possibile difesa, in primo luogo le cercherà nella registrazione stessa. Il convenuto ha un'opportunità per attaccare la validità della registrazione, adducendo la falsa dichiarazione fatta nella domanda di registrazione dal titolare. Infatti, le domande per la registrazione di un marchio che si basino su registrazioni straniere, includono una dichiarazione giurata che spesso viene trascurata, con la quale il richiedente indica di avere l'intenzione in buona fede, di utilizzare il marchio in commercio con tutti i prodotti indicati in domanda. In mancanza di un tale uso la registrazione può nella peggiore delle ipotesi, non infrequente, essere cancellata, lasciando l'attore, titolare della registrazione, senza le basi per un azione federale.
Uso e Prova d'Uso
L'uso è alla base di ogni registrazione e la sua prova ne è la vita stessa. Quindi ritengo che insieme alla firma della domanda di registrazione, il titolare di un marchio dovrebbe sempre chiedersi, "posso dare prova fin d'ora che il mio marchio è stato usato in commercio negli Stati Uniti"? Se la risposta è affermativa, copia di prove d'uso, come per esempio le prime fatture di vendita, un catalogo, la pubblicità fatta, dovrebbere divenire parte del fascicolo mantenuto dal titolare stesso o dal suo legale.
Intenzione d'Uso
In assenza d'uso il marchio può ora essere depositato dichiarando che si ha l'intenzione di usarlo. Questo tipo di domanda, se da un lato ha permesso di avvicinare gli Stati Uniti al resto del mondo, dall'altro ne conferma la peculiarità, poiché non è mai il primo che deposita ad ottenere il marchio, bensì il primo che lo utilizzi ed ovviamente che ne possa dare prova. L'importanza della domanda basata sull'intenzione d'uso permette di stabilire tale priorità mediante una finzione legale. Infatti al momento in cui il richiedente proverà l'uso, la sua priorità verrà calcolata non dalla data di fatto in cui ha usato il marchio, ma bensì dalla data di deposito.
Una domanda basata sull'intenzione d'uso, verrà accettata e seguirà la procedura amministrativa fino alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei Marchi. Se dopo la pubblicazione non ci sono state opposizioni di terzi, il marchio viene dichiarato pronto per la registrazione. Il richiedente avrà sei mesi di tempo per iniziare ad usare il marchio e quindi darne prova all'Ufficio Marchi. Questo termine può essere esteso per cinque volte, indicando di volta in volta le ragioni per il mancato uso.
Acquisto/Cessione di Marchi
Un'altro modo per ottenere una registrazione è quello di acquistarne una. Un marchio, infatti, può essere acquistato sia che esso abbia ottenuto una registrazione (od un numero di deposito di domanda) o che sia solamente un marchio di fatto. Ma anche quando si acquista un marchio vale quanto detto in precedenza, e cioè che un marchio o registrazione non vale la carta sulla quale è stampato il brevetto di concessione, se non c'è stato uso. Quindi è importante quando si acquista il marchio da un terzo, verificare che lo stesso sia ancora in uso al momento della vendita, e che non ci siano state interruzioni di continuità d'uso superiori a tra anni, poiché, altrimenti la legge presume che il marchio sia stato abbandonato. Accade troppo spesso in casi di acquisto di marchi che ci serva provare l'uso quando colui dal quale si è acquistata il marchio non è più disponibile ad assisterci, particolarmente se si considera che non infrequentemente i marchi vengono venduti da società o in liquidazione, o in fallimento.
PROTEZIONE DI UN MARCHIO D'IMPRESA
Mi auguro che giunti a questo punto sia chiaro che un marchio lo si inizia a proteggere sin dalla sua scelta. Abbiamo quindi visto come la qualità del marchio prima e della registrazione poi, siano le condizioni fondamentali per ottenere la protezione di un marchio, intesa come l'azionabilità in corte. Di seguito esaminiamo come far si che dopo l'uso e la registrazione, il marchio possa di fatto essere protetto.
Vigilanza
Prima di potersi attivare per far cessare od evitare violazioni di un marchio, la violazione, attuale o possibile, deve essere ovviamente scoperta. Benché accada spesso che l'imitazione o la contraffazione vengano scoperte per caso, la giurisprudenza più seguita, vuole che il titolare di un marchio che desideri ottenere "giustizia", sia il primo a vigilare che il proprio marchio non venga violato. È necessario ricordare che i marchi sono prima di tutto una forma per prevenire che il consumatore possa essere confuso da prodotti riportanti marchi simili. Anche per questo, le corti negli Stati Uniti, ritengono che la protezione ottenibile dal titolare di un marchio debba in qualche modo essere proporzionale all'attività posta in essere dal titolare stesso per evitare che si crei tale confusione. Quindi, se un marchio è stato più volte oggetto di imitazione senza che il titolare abbia fatto nulla per prevenirla o arrestarla, il giorno in cui decida di agire e di chiedere l'intervento delle corti, potrebbe vederselo negare se non del tutto, almeno in parte.
Uno dei sistemi più comuni per porre in essere tale vigilanza, è quello del monitoraggio dei nuovi marchi che vengono depositati giornalmente sia in sede federale che statale. Ormai sono abbastanza comuni società la cui attività è quella di controllare non solo i marchi che vengono depositati, ma anche i nomi di società, e gli usi di fatto. I costi di tali servizi sono andati diminuendo negli ultimi anni grazie anche al sempre maggior uso dei computer.
La vigilanza, tuttavia, per quei marchi che vengono contraffatti, può altresì voler dire, controllare i canali di distribuzioni e le fonti di produzione. Ovviamente, le corti non richiedono che una società sia pro-attiva nella ricerca delle contraffazioni, tuttavia, almeno negli Stati Uniti, si è potuto notare che maggiore è l'attività posta in essere dal titolare del marchio contro la contraffazione, più le corti sono propense a concedere provvedimenti d'urgenza, sequestri, e danni di una certa consistenza. Inoltre, il rovescio della medaglia è altresì vero, e cioè che le corti sono restie ad intervenire almeno con carattere d'urgenza, in quei casi in cui il titolare del marchio ha permesso che imitazioni o contraffazioni continuassero ad essere mese in vendita, pur essendone a conoscenza.
Registrazioni con le Dogane degli Stati Uniti
Una delle forme di protezione/prevenzione, che va acquisendo sempre maggior importanza è quella della trascrizione delle registrazioni federali presso l'Ufficio delle Dogane degli Stati Uniti. Non solo, infatti, le Dogane hanno poteri d'intervento e d'interdizione di prodotti provenienti dall'estero che sono quasi senza eguali, ma la meccanizzazione delle procedure di importazione che fanno obbligo a tutti gli importatori di depositare i documenti in forma elettronica, rendono ancora e potenzialmente più efficiente l'intervento di questo organo federale.
Attualmente il titolare di una registrazione marchi, può depositare con le Dogane, una copia della stessa, ed indicare quali sono le società autorizzate non solo ad esportare ed importare, ma anche a produrre manufatti riportanti i marchi. L'ufficio centrale preposto, provvede ad informarne tutti gli uffici distaccati, e gli agenti od ispettori doganali possono motu proprio o su richiesta del titolare del marchio, sospendere temporaneamente l'importazione di un prodotto che si ritenga sia contraffatto. I tempi di sospensione sono abbastanza lunghi e se il prodotto viene accettato quale falso, saranno le Dogane a procedere amministrativamente alla sua distruzione. Nel caso di imitazioni, invece, salvo non vi sia la decisione di una corte civile, le Dogane procedono al diniego della licenza d'importazione e far riesportare il prodotto.
Inoltre, le Dogane hanno poteri investigativi su tutto il territorio nazionale, ed il potere di revocare la licenza d'importazione anche di prodotti che hanno già passato la dogana. Ciò permette che questo organo intervenga nelle attività di ricerca ed interdizione della contraffazione, su iniziativa solitamente del titolare di un marchio, con una procedura abbastanza lineare ed organizzata, oppure ed ultimamente sempre più di frequente, con interventi indipendenti da qualsiasi richiesta.
Una recente proposta di regolamento che dovrebbe entrare in vigore nei prossimi mesi renderà ancora più efficace l'azione delle Dogane statunitensi nella repressione di crimini e violazioni contro il patrimonio intellettuale, quale appunto i marchi. Infatti in base a tale disposizione, tutti gli importatori saranno obbligati ad indicare sui documenti d'importazione, che come detto sono depositati elettronicamente, se sul prodotto sono riportati dei marchi. In caso affermativo, l'attuale bozza di regolamento prevede che l'importatore dovrà indicare di quale marchio o marchi si tratti, chi ne è il titolare, e in base a quale diritto sono importati. Ciò dovrebbe permettere ai sistemi computerizzati delle Dogane di comparare le informazioni date dagli importatori con quelle relative ai marchi registrati. Pare evidente quindi, che il sistema dovrebbe chiudere il circolo e aggiungere ulteriore efficacia alla protezione dei marchi registrati.
La possibilità di trascrivere le registrazioni per marchi federali, presso le Dogane e l'efficacia di tale protezione, ci riporta all'importanza di poter registrare anche i Trade Dress, cha altrimenti pur potendo ottenere la protezione delle corti civili, non possono giovarsi di quella delle Dogane.
Contenzioso
Le corti federali hanno giurisdizione esclusiva nei casi riguardanti i marchi che sono stati registrati presso l'Ufficio Marchi di Washington D.C., così come dei marchi non registrati, quali i Trade Dress, che ciò non di meno sono regolati dalla legge marchi federale. A differenza del diritto sui brevetti e sul diritto d'autore, la cui competenza è sempre e solo federale, sia legislativamente parlando che giuridicamente (cioè non esistono ne possono esistere brevetti o diritti di autore statali), abbiamo visto che in materia di marchi la competenza federale si affianca a quella statale.
Un marchio perché abbia valenza federale ed eventualmente possa essere registrato presso l'Ufficio Marchi di Washington D.C., deve essere utilizzato in commercio in due o più stati degli Stati Uniti, o in commercio internazionale. Una volta che l'attore, titolare del marchio, ha provato la sussistenza della giurisdizione federale, potrà far decidere alla stessa corte anche in materia statale.
Nel contenzioso in materia di diritto dei marchi, sono frequenti le istanze d'urgenza, e tra queste anche quelle inaudita altera parte, benché le corti preferiscano sempre, quando è possibile, che la parte convenuta sia avvisata, eventualmente viene fissata un udienza preliminare a breve termine, anche ad horas. Infatti, in materia di violazioni della proprietà intellettuale, spesso i danni monetari sono difficili da provare o quantificare, ed è comunque preferibile prevenire un fatto dannoso che attendere il recupero di possibili danni. Per questo la legge marchi federale permette che le corti emettano ordinanze d'ingiunzione a misura di ogni specifico caso, senza che sia necessario provare di aver sostenuto un danno, poiché il danno si presume esista una volta provata la possibilità che un marchio crei confusione con un marchio registrato e che abbia priorità.
In materia penale, o quasi penale, rientrano tutte quelle disposizioni della legge marchi riguardanti la contraffazione, che a differenza dell'imitazione, coinvolge il tentativo di far passare un prodotto per originale.
La legge federale ha previsioni penali e quasi penali. Le prime sono di responsabilità delle procure federali, e solitamente sono il risultato di azioni da parte delle Dogane o dell'FBI. Le seconde, invece, sono azioni non propriamente penali, poiché sono di competenza del titolare del marchio, ciò non di meno portano al sequestro da parte dei Marshals dei prodotti contraffatti, e possono risultare in azioni penali da parte della procura.
In materia penale sono gli stati ad avere una maggiore competenza di polizia rispetto al governo federale e si sono armati di leggi contro la contraffazione abbastanza efficaci. Le locali forze di polizia, nonché le procure statali, sono divenute molto più attive che in passato, e ormai agiscono anche per iniziativa propria. Tuttavia, ed in una gran parte dei casi, è il privato titolare del marchio contraffatto, che procede alle investigazioni di base e quindi fa intervenire le autorità di polizia. Di recente, in stati quali New York e Florida, dove vendita o produzione di contraffazioni sembra essere rampante, le corti ed il legislatore hanno iniziato a permettere che i titolari di marchi contraffatti si rifacciano contro terzi, che pur non essendo direttamente coinvolti nelle attività di contraffazione ne hanno indirettamente ricevuto un beneficio. Specificatamente, ci sono stati casi in cui il titolare del marchio ha potuto recuperare parte dei danni subiti dal proprietario dei locali o del palazzo presso il quale le contraffazioni venivano vendute. Questi provvedimenti sono stati presi in casi abbastanza particolari, nei quali da un lato il contraffattore era persona ignota o nulla tenente, almeno in apparenza, mentre il proprietario dell'immobile presso il quale venivano vendute le contraffazioni, da un lato riceveva pagamento dell'affitto, e dall'altro non aveva fatto nulla per evitare che della sua proprietà si commettessero dei reati in maniera molto evidente.
A tutti coloro che hanno ottenuto una registrazione federale non suonerà come una novità il fatto che negli Stati Uniti la procedura di ottenimento di una registrazione per un marchio d'impresa, è abbastanza differente da quella italiana. Nell'esame di accettazione di un marchio l'Ufficio Marchi e Brevetti, oltre a fare una valutazione formale, controlla anche l'esistenza di registrazioni o domande di registrazione che abbiano priorità sulla domanda in esame. Questa fase, e quella di opposizione da parte di terzi, differenziano il nostro sistema da quello di molti altri stati, inclusa l'Italia.
La procedura di registrazione vede coinvolti solitamente l'Avvocato Esaminatore dell'Ufficio Brevetti, ed in alcuni casi, altri Avvocati Esaminatori, per così dire d'appello. Chiunque può fare domanda di registrazione, non è necessario essere un avvocato od avere una specifica autorizzazione. E' però necessario avere un domicilio negli Stati Uniti. Attualmente per un marchio già in uso in commercio, la procedura di registrazione può durare circa 18 mesi, se non ci sono sostanziali obiezioni d'ufficio od opposizioni di terzi, altrimenti i tempi si allungano sostanzialmente. In materia di giurisdizione la Corte Amministrativa Marchi ha giurisdizione esclusiva di primo grado, su questioni riguardanti la cancellazione di un marchio già registrato o l'opposizione ad una nuova registrazione. Inoltre, la Corte Amministrativa Marchi funge da corte d'appello verso i dinieghi degli Avvocati Esaminatori dell'Ufficio Marchi. Infine la Corte Federale del Distretto Federale, con sede a Washington D.C., è primariamente responsabile per appelli nei confronti di decisioni della Corte Amministrativa Marchi. I gradi di giudizio in materia di registrazioni sono essenzialmente due, benché la Corte Suprema potrebbe e di fatto decide casi simili, ma molto raramente.
A questo punto dovrebbe essere chiaro che i Trade Dress sono un tipo di marchi, e come tali possono essere registrati e protetti alla stregua dei più comuni marchi per parole. Tuttavia, per la loro particolare natura, i Trade Dress si pongono spesso in relazione ai brevetti ornamentali o di utilità, ed in alcuni casi, al diritto d'autore. I marchi proteggono il consumatore, i brevetti proteggono l'idea di un inventore, il diritto d'autore protegge l'espressione di un idea.\
Brevetti Ornamentali
I brevetti ornamentali vengono concessi per caratteristiche ornamentali espresse dalle forme, superfici od elementi ornamentali di un prodotto, che siano originali (cioè innovative) e non funzionali. La durata di un brevetto ornamentale è di 14 anni. Un brevetto protegge l'idea stessa dell'invenzione e ne concede lo sfruttamento esclusivo al suo titolare.
Brevetti d'Utilità
Sono brevetti concessi per l'utilitarietà di una forma ed hanno una durata di 20 anni.
Diritto d'Autore (Copyright)
Il diritto d'autore protegge opere dell'ingegno nella loro espressione così come questa viene fissata in modo permanente, sia questo modo la tela di un quadro o la memoria di un computer. Il diritto d'autore non protegge un'idea, come nel caso dei brevetti, ed ha una durata che va dai 50 anni dalla morte dell'autore, ai 70 anni dalla creazione dell'opera se l'autore è un ente giuridico. Il diritto d'autore a differenza del diritto brevettuale, non richiede che l'opera da proteggere sia innovativa, tuttavia, non deve avere alcuna funzione utilitaristica.
Diritto dei Marchi d'Impresa
I marchi d'impresa, invece, proteggono in primo luogo il consumatore e, quindi, in secondo luogo, danno al titolare un diritto di esclusiva sul marchio per tutta la durata dell'uso dello stesso. Quindi, benché una registrazione federale abbia una durata di dieci (10) anni, si può rinnovare di fatto all'infinito, fintantoché sussista l'uso. Come si è detto, un Trade Dress è l'insieme di varie caratteristiche di una confezione o prodotto, che non hanno funzione utilitaristica e che nel loro insieme abbiano la capacità di indicare origine.
Visione Globale del Diritto della Proprietà Intellettuale
Apparentemente, quindi i tre diritti Brevetti, Marchi e d'Autore non dovrebbero mai potersi sovrapporre, visto che ognuno ha un suo specifico campo d'azione. Ciò di fatto è vero nella maggior parte dei casi, tuttavia, la giurisprudenza ne è prova, non poche volte le cose sembrano essere meno chiare. Le linee di demarcazione si confondono, ed in certi casi diviene importante e consigliabile una valutazione d'insieme delle tre possibili forme di protezione per valutare, quale sia la migliore per raggiungere lo scopo che il titolare si è prefissato, e verificare se le tre forme possono essere combinate tra di loro.
A volte accade che disegni che sono stati oggetto di un brevetto ornamentale od anche d'utilità, e quindi sono stati in uso esclusivo di una sola fonte d'origine, allo scadere del brevetto abbiano acquisito la capacità di individuare tale fonte e di distinguere un prodotto da quello della concorrenza, cioè divengono marchi di fatto. Tuttavia, proprio perché il brevetto aveva già impedito ogni altra forma di concorrenza, la legge in principio esclude che si possa estendere ulteriormente questo monopolio mediante l'uso per esempio della legge marchi. L'evolversi della legge sui Trade Dress è andata intaccando questa assoluta esclusione.
Le corti hanno indicato che nel mentre un brevetto d'utilità esclude ogni possibile protezione quale marchio (cioè Trade Dress) della forma oggetto del brevetto, anche se questa può aver sviluppato una capacità distintiva, ciò non di meno la parte interessata deve analizzare quelle che sono state le privative richieste in brevetto, ed altresì se la forma in brevetto è di fatto quella poi utilizzata per la produzione del prodotto stesso. Infatti non tutti gli elementi del disegno usato in brevetto, o delle privative descritte nello stesso, sono parte integrante e necessaria del brevetto stesso. A volte ci sono elementi che sono incidentali e quindi di per se non protetti anche se sono parte del brevetto. In questi casi, è possibile distinguerli e farli assorgere a Trade Dress.
Riguardo, invece, i brevetti ornamentali, la giurisprudenza più attuale ritiene che una forma brevettata per la sua capacità ed originalità ornamentale, non è di per se esclusa dalla registrazione o protezione come marchio o Trade Dress. Per esempio, la bottiglia di whiskey della Haig & Haig protetta da un brevetto ornamentale, fu anche registrata come marchio (Fig. 1). La differenza nel tipo di protezione tra brevetti e marchi sta nel fatto che il brevetto impedisce l'uso della particolare bottiglia con qualsiasi tipo di prodotto, mentre il marchio protegge solo contro prodotti identici o relazionati al whiskey, per il quale la bottiglia era stata registrata.
Anche il diritto d'autore negli Stati Uniti può essere ed è stato utilizzato per proteggere prodotti industriali, o le loro confezioni. Infatti, così come è possibile proteggere una scultura, se questa è anche una lampada, indirettamente si protegge la lampada dalla possibilità che terzi la copino. In maniera simile, se un'etichetta o confezione possono assorgere a Trade Dress e marchio, dall'altro lato possono essere protetti quali disegni anche tridimensionali, in base al diritto d'autore.
Poiché, tuttavia, queste varie forme di protezione della proprietà intellettuale, possono escludersi a vicenda, è raccomandabile analizzare le varie possibilità (1) per decidere in quale ordine procedere alla loro registrazione, qualora più di una sia ottenibile, o (2) per decidere quale protezione sia preferibile, una assoluta ma limitata nel tempo, o quella la cui durata è molto lunga o indefinita, ma che permette solo protezioni parziali in relazione agli elementi componenti la confezione o il prodotto, oppure in relazione all'ambito di prodotti simili escludibili.
Ringrazio per la Vostra attenzione.
